미국 상표권 침해 변호사 업무안내
언젠가부터 한국 개개인 사업자가 미국 내 상표권 (Trademark) 침해에 관한 경고, Hearing(청문회), 소송과 관련된 문제에 직면하는 경우가 늘어나고 있습니다.
소규모 자영업을 운영하는 한인들의 경우 이에대한 피해가 있어도 그냥 넘어가거나 또는 적극적인 경고활동은 하지 않는 경우가 많습니다. 문제는 이런 업체를 대상으로 소송, 경고장을 받게 되는 경우에 소송으로 이어지는 경우가 대다수 라는 것입니다.
저희 사무실은 미국 내 상표등록 업무 및 Office Action 을 하면서 동시에 상표권 침해소송 및 침해 방어 송무 업무를 하고 있으며, 뉴욕 연방법원을 통해서 문제를 해결해 나가고 있습니다. 설령 업체가 캘리포니아에 있다고 하더라도 저희 사무실을 통해 뉴욕에서 해당 업무를 진행하는 업체들도 있습니다.
특히, 온라인 쇼핑몰을 운영하는 업체가 늘어가면서 디자인, 상표, 상표권침해 문제등이 다양하게 나타나고 있으며 소송에서 지는 경우 경제적으로 큰 댓가를 치르게 되기 때문에 신중하게 접근하고 방어해야 합니다.
미국에서의 상표 침해소송 전략
상표침해소송 연방법원으로 이송
상표침해소송에서는 특허침해소송과는 좀 다른데, 상표권자는 연방 법원이나 주 법원 중에서 선택하여 상표침해소송 또는 부정경쟁소송을 제기할 수 있습니다. 대부분의 경우 상표를 쓰는 업체가 타주에 있는 경우가 많기 때문에 연방 상표법에 의한 연방법원을 통해서 사건이 시작됩니다.
여기서 연방법원이라 함 은 모든 주 에서 공통으로 통용되는 업무를 관장하는데 상표의 경우가 그렇습니다. 또한, 연방 법원은 미국 이외 지역의 침해행위에 대하여도 관할권을 가지기 때문에 한국의 업체를 대상으로도 관할권을 갖고 소송을 진행할 수 있습니다. 어떤 경우에는 주 법원에 접수된 사건을 연방법원으로 관할을 바꿔서 진행을 할 수 있습니다. 예를 들어 법원이 적절하지 않거나 또는 당사자들의 거리적 편의, 재판상 편의를 이유로 이송할 수 있습니다.
상표침해에서 가장 중요한 요소는 혼동 가능성이며, 주로 아래와 같은 내용이 있으면 상표소송 및 침해케이스가 발생합니다.
- 외관, 음향, 의미 등에서 상표간 유사성,
- 상품 및 서비스간의 유사성,
- 유통경로의 유사성,
- 충동구매인지 아닌지 여부,
- 상표의 강도,
- 실제 혼동 여부,
- 유사 제품에 있는 유사 상표 건수 및 종류,
- 실제 혼동을 일으키지 않고 공동으로 사용되는 기간,
- 상표가 이용된 상품의 다양성 등이다.
유사한 상표가 다수의 사람들에 대한 혼동․기망 가능성이 있다면 상표침해로 인정되기 때문에 누구든지 이를 근거로 소송을 제기할 수 있습니다. 쉽게 이야기 하면 자신의 상표와 타인(타사)의 상표가 비슷해서 혼동이 일어난다면 그 자체로도 침해가 있는 것으로 보게 됩니다.
상표 소송이 걸렸을 때
상표침해소송의 항변은 서로 관련된 항변이 많으며 원고의 상표가 15 U.S.C. §1065에 의해 명백성(incontestability)을 가지면 15 U.S.C. §1115(b)(불가쟁성 및 항변)의 항변 이외의 다른 항변을 주장할 수 없습니다.
당사자가 적극적인 항변을 답변서에 기재하지 않으면 법원은 항변을 포기한 것으로 판단하기 때문에 적극적으로 항변을 해야 합니다.
주로 소송에 대해서 답변서를 작성할 때 아래와 같은 내용으로 반박문을 작성합니다.
1. 관할권이 문제가 있다는 논리
2. 원고가 사실상 상표권을 포기한 것임을 주장.
3. 선사용에 의한 우선권이 있다고 주장을 함
4. 원고측 상표가 일반적 상표일 뿐 특별한 상표는 아니라는 주장
5. 원고측 상표가 보호대상은 아니며, 2차적 의미도 얻지 못했다는 주장
6. 원고측 상표에 대해서 혼동 가능성이 없다는 주장
7. 라이센시 (licensee)의 금반언 원칙을 주장
8. 원고측 상표등록이 사기나 기망에 의해 이루어졌다고 주장
9. 원고측 상표가 출처를 허위로 표시하고 있다는 주장
10. 피고의 공정한 이용(fair use) 이 필요하다고 주장
11. 피고가 원고 상표 등록 이전부터 선의로 일부 지역에서 상표를 사용해 왔다고 주장
12. 상표 사용이 반독점법 위반이라는 주장
13. 원고가 상표를 사용하지 않고 태만해 왔다고 주장 (laches)
14. 원고는 피고의 상표권 침해사실에 대해서 알면서도 묵인해 왔음을 주장
15. 상표권 획득 또는 사용에 있어서 원고측에 부정행위(unclean hands) 가 있었다고 주장하는 방법
(1) 상표 유효성 확인
상표 사용인이 연방 상표 등록을 하는 경우 상표가 유효한 것으로 일응 추정되고, 등록한지 5년 후에는 불가쟁력이 생깁니다. 이 경우 피고는 상표 유효성에 대해 이의를 제기할 수 있다. 상표가 식별력을 상실하면(특히 일반명칭화) 상표 적격성이 없으며, 상표가 유효하지 않으면 상표침해가 되지 않습니다.
(2) 기능성이 있는지 여부 확인
상표는 상품을 식별하기 위한 것이므로 기능적인 경우 특허로서 보호받을 뿐이며 상표로서는 보호될 수 없습니다. 예를 들면 특정 향기가 상품의 공통적인 특징이거나 상품의 기능과 관련된 경우 특정 향기는 상표로서 부적합 합니다.
(3) 사기 및 부정행위가 없었는지 확인
사기 항변은 당사자가 고의로 타인의 것을 얻기 위해 기망행위를 하여 상표권을 취득한 경우에 연방 상표 등록이 취소되어야 한다는 주장이 있습니다. 사기는 상표청에 대한 고의적 허위 주장은 물론 중요 사실의 불고지로도 인정됩니다.
부정행위 항변은 원고가 의도적으로 비도덕적․불법적 행동이나 기망, 상표권 남용, 상품의 허위 표시 또는 비하 등을 행할 때 원고의 청구를 부정하는 것을 말합니다.
(4) 상표가 공정하게 사용하고 있는지에 대한 항변
자사 상품의 출처를 표시하는 것이 아닌 자사 상품을 기술하기 위해 타인의 상표를 사용하는 것은 공정한 사용으로서, 상표침해에 대한 방어방법이 됩니다. 이는 상표권자가 비경쟁적인 제품에 대한 사용 또는 비경쟁적인 사용에 대해서까지 독점권을 확대하지 못하도록 하기 위함 입니다.
(5) 상표권자가 상표를 사용하지 않고 있다고 대응
상표권자가 상표 침해자에 대해 장기간 권리행사를 지연한 경우에는 해태법리가 적용됩니다. 해태가 인정되면 부당한 권리행사 지연기간 동안 피고의 이익 또는 원고의 손해는 손해배상에 포함되지 않습니다. 다만 원고가 정당한 이유로 사업적․법적 이유에서 권리행사를 지연한 경우에는 해태 항변이 인정되지 않습니다.
(6) 묵인, 금반언
묵인은 원고가 행동 또는 진술로 피고에 대한 상표권 불행사를 암시한 경우에 이용되는 항변이 있습니다. 예컨대 당사자들이 같이 상표를 선전했거나 원고가 주도적으로 상표를 선전한 후 상표침해소송을 포기한 경우 등이 그것입니다. 묵인에 의한 금반언이 인정되면 원고 패소 판결이 날 수 있습니다.
(7) 병행 수입
상표권을 침해하거나 상표가 위조된 제품은 아니지만 상표권자의 허락없이 수입․유통되는 제품을 회색시장 상품이라고 하고, 이러한 상품을 수입하는 것을 병행수입이라고 합니다.
상표가 합법적으로 부착되어 유통되면 소진론상 소유자가 상품을 처분하는 것에 대해 원칙적으로 상표권자가 간섭할 수 없습니다. 미국 세관은 미국 내 상표권자가 문제된 수입품을 제조․유통하는 회사를 통제하거나 상표권자 및 문제된 회사가 모회사․자회사 관계에 있는 경우에 병행수입을 금지하지 않습니다.
또한, 미국 내 회사 및 외국 회사가 공동의 통제하에 있지 않고 상표 사용권만을 부여받았다면 병행수입이 금지됩니다.
